Die Mitwirkung des Patentanwalts
In markenrechtlichen Streitigkeiten gestattet das Gesetz eine wundersame Gebührenvermehrung. Wenn ein Patentanwalt mitwirkt, dann sind seine Kosten nach § 140 Abs. 3 MarkenG im Prozess in gleicher Höhe wie die des Rechtsanwalts zu erstatten. Nun gibt es eine ganze Reihe von Anwaltskanzleien, bei denen in Markenstreitsachen komischerweise regelmäßig ein Patentanwalt mitwirkt, was natürlich im Falle des Obsiegens dazu führt, dass sich die vom Gegener zu tragenden Kosten verdoppeln.
Diese Regelung gilt nach der Rechtsprechung des BGH, ohne, dass das Gericht zu prüfen hat, ob die Mitwirkung notwendig war. Ob der Patentanwalt also irgend etwas gemacht hat, hat das Gericht nicht zu interessieren. Dies hat der BGH jetzt ausdrücklich in einem neuen Urteil vom 24.02.2011 (Az.: I ZR 181/09) erneut bestätigt. Der BGH führt aus:
Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind nach § 140 Abs. 3 MarkenG allerdings ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten. Es ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“ erbracht hat
Lediglich für die vorgerichtliche Mitwirkung des Patentanwalts im Rahmen der Abmahnung hat das Gericht die Erforderlichkeit der Mitwirkung zu prüfen, weil § 140 Abs. 3 MarkenG für die Frage der Erstattung von Abmahnkosten nicht gilt. In diesem Fall kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.
Aber auch das wird sich im Zweifel darstellen lassen.
Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG war m.E. schon immer rechtspolitisch verfehlt und die äußerst großzügige Auslegung durch den BGH hat diese Fehlentwicklung noch verstärkt. Denn es ist in Markensachen, anders als vielleicht in Patentstreitigkeiten, sachlich nicht nachvollziehbar, wozu man neben einem Rechtsanwalt zusätzlich einen Patentanwalt brauchen würde. Es wäre Sache des Gesetzgebers hier einzugreifen.